Yksi tavaramerkkioikeuden keskeisistä periaatteista on niin sanottu käyttöpakko. Se tarkoittaa, että ellei tavaramerkin haltija ole viiteen vuoteen tosiasiallisesti käyttänyt merkkiään niiden tavaroiden ja palveluiden yhteydessä, joita varten merkki on rekisteröity, tavaramerkin rekisteröinti voidaan menettää.
21.2.2020
Use it or lose it – PRH:lta ensimmäinen ratkaisu tavaramerkin menettämisestä käyttämättömyyden perusteella
Sakari Salonen & Tiina Orre
Palvelut
Uusi tavaramerkkilaki, joka tuli voimaan 1. toukokuuta 2019, toi tullessaan täysin uuden mahdollisuuden hakea tavaramerkin menettämistä käyttämättömyyden perusteella hallinnollisessa menettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH).
PRH on nyt antanut ensimmäisen päätöksensä tavaramerkin menettämisestä tapauksessa, jossa IP-tiimimme ajoi yhdysvaltalaisen päämiehen asiaa menestyksekkäästi ja PRH määräsi merkin menetetyksi käytön puutteen vuoksi.
Koska tavaramerkin menettämistä on nykyään mahdollista vaatia vaihtoehtoisesti joko markkinaoikeudessa tai PRH:ssa, alla on näkemyksiämme sopivan foorumin valintaan.
Kustannukset
PRH:ssa tavaramerkin menettämishakemuksesta peritään 400 euron virallinen maksu. Jos vastaava kanne nostetaan markkinaoikeudessa, oikeudenkäyntimaksu on 2 050 euroa.
PRH:n hakemusmaksu on huomattavasti markkinaoikeuden maksua pienempi, mutta PRH:n menettelyssä vastapuolta ei voida vaatia korvaamaan hakijan kuluja. Markkinaoikeudessa kantaja sen sijaan voi vaatia, että vastaaja velvoitetaan maksamaan sekä kantajan oikeudenkäyntikulut että markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksu.
Menettelyn kesto
Toistaiseksi on liian aikaista sanoa, saako ratkaisun nopeammin PRH:sta vai markkinaoikeudesta. Jos menettämistä koskevan vaatimuksen kohteena olevan tavaramerkin haltija pysyttelee passiivisena tai myöntää vaatimuksen oikeaksi, menettelyjen kestossa ei ole suurta eroa. Jos tavaramerkin haltijan kotipaikka ei ole Suomessa, tavaramerkin menettämistä koskevan vaatimuksen tiedoksianto merkin haltijalle on kuitenkin huomattavasti helpompaa PRH:n kautta.
Varsinaisessa menettelyssä PRH:lta voi saada pidennystä lausuntojen toimittamisen määräaikoihin helpommin kuin markkinaoikeudelta. PRH myöntää pyynnöstä kahden kuukauden pidennyksen ja perustellusta syystä lisäpidennyksiä kaksi kuukautta kerrallaan. Tämä johtaa usein hyvin pitkiin käsittelyaikoihin, jos molemmat osapuolet pyytävät kaikki käytettävissä olevat pidennykset.
PRH:n ratkaisusta voi valittaa markkinaoikeuteen. Jos hakija sen sijaan on nostanut kanteen markkinaoikeudessa, tuomiosta voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. Valituslupa myönnetään vain noin 7 prosentissa tapauksista, joten useimmiten markkinaoikeuden ratkaisu on lopullinen.
Johtopäätökset
Jos on jokseenkin selvää, ettei tavaramerkin haltija ole käyttänyt merkkiä viiteen vuoteen, vaikuttaa siltä, että menettämishakemus kannattaa jättää PRH:lle. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa merkin haltijan kotipaikka on muualla kuin Suomessa.
Jos asia on kuitenkin monimutkaisempi, siinä on tarpeen kuulla todistajia tai se liittyy vireillä olevaan loukkausasiaan, markkinaoikeudessa nostettu kanne on todennäköisesti parempi vaihtoehto.
Uusimmat uutiset
Julkaistu 27.3.2025 – Immateriaalioikeudet
EU uudistaa mallien suojaa – viiden kohdan tarkastuslista yritykselle
Julkaistu 8.3.2024 – Immateriaalioikeudet
Muutoksia vihermarkkinoinnin sääntöihin – esitätkö markkinoinnissasi ympäristötavoitteita koskevia väitteitä?
Julkaistu 8.11.2023 – Data ja teknologia
Digisääntelyn uusi aalto on täällä
Julkaistu 30.10.2023 – Data ja teknologia
Sopiminen määrittää datan jakamista ja hyödyntämistä
Katri Kiviniemi & Janne Koivisto
Hilma-Karoliina Rozell & Karla Kallela
Kim Parviainen, Eija Warma-Lehtinen & Sakari Salonen
Uusimmat referenssit
BMW AG – BMW:n tavaramerkki- ja mallioikeuksien puolustaminen
Avustimme menestyksekkäästi BMW:tä poikkeuksellisen pitkässä riita-asiassa, jossa oli kysymys siitä, loukkasivatko vastaajan myymät tarvikevanteet ja niihin kuuluvat keskimerkit BMW:n tavaramerkki- ja mallioikeuksia. Markkinaoikeus katsoi, että vastaajan käyttämä tunnus aiheutti sekaannusvaaran BMW:n tavaramerkkeihin. Kun vastaaja oli käyttänyt tunnusta vanteidensa keskimerkeissä sekä keskimerkkien ja vanteidensa markkinoinnissa, markkinaoikeus totesi vastaajan loukanneen BMW:n tavaramerkkioikeuksia. Vastaaja myönsi loukanneensa BMW:n yhteisömallia mutta kiisti siihen liittyvän kieltovaatimuksen. Markkinaoikeus kuitenkin katsoi, ettei asiassa ollut ilmennyt erityistä syytä pidättyä kieltomääräyksen antamisesta, ja määräsi kiellon. Markkinaoikeus kielsi vastaajaa jatkamasta BMW:n tavaramerkkien ja yhteisömallin loukkausta ja määräsi vastaajan muuttamaan tai hävittämään BMW:n oikeuksia loukkaavat tuotteet ja markkinointimateriaalit. Lisäksi markkinaoikeus velvoitti vastaajan maksamaan BMW:lle tavaramerkkioikeuksien loukkauksen johdosta kohtuullisena hyvityksenä 70 000 euroa ja vahingonkorvauksena 80 000 euroa sekä mallioikeuden loukkauksen johdosta kohtuullisena korvauksena 7 000 euroa ja vahingonkorvauksena 8 000 euroa. Määriä voidaan pitää poikkeuksellisen korkeina Suomessa. Lisäksi markkinaoikeus velvoitti vastaajan maksamaan merkittävän osan BMW:n oikeudenkäyntikuluista viivästyskorkoineen. Korkein oikeus päätti 11.3.2025, että vastaajalle ei myönnetä valituslupaa eikä asiassa ole tarvetta pyytää ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta. Markkinaoikeuden asiassa antamat tuomiot (MAO:494/18 ja 517/2023) ovat siten lainvoimaisia. Varsinaisen riita-asian lisäksi BMW vaati erillisessä väiteprosessissa, että vastaajan eräs tavaramerkkirekisteröinti kumotaan. Kumoamisesta käytiin markkinaoikeudessa kaiken kaikkiaan kolme erillistä oikeusprosessia. Vastaajan tavaramerkkirekisteröinti lopulta kumottiin.
Julkaistu 9.5.2025
Piippo – Kaapelilanka- ja verkkokoneiden sekä tiettyjen immateriaalioikeuksien myynti
Toimimme Piippo Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana kaupassa, jossa Piippo myy kahdessa vaiheessa omistamansa kaapelilanka- ja verkkokoneet, niihin liittyvät muut omaisuuserät sekä Piipon liiketoiminnassaan käyttämät tavaramerkit portugalilaiselle Cotesi S.A:lle. Kaupan lopullisen toteutumisen odotetaan tapahtuvan arviolta vuoden 2026 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Piippo Oyj:n ydinliiketoimintaa ovat paalausverkot ja -langat ja se on kansainvälisesti alan yksi johtavista toimijoista. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa yli 40 maata. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Cotesi on vuonna 1967 perustettu yksi maailman johtavista synteettisistä ja luonnonmateriaaleista valmistettujen lankojen, verkkojen ja köysien tuottajista ja sillä on toimintaa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa ja sen päätuotantolaitos sijaitsee Portugalissa Vila Nova de Gaiassa.
Julkaistu 17.4.2025
ONSE urheilujuoma – Väitettyä tavaramerkkien loukkausta koskeva riita
Avustimme menestyksekkäästi Onses Finland Oy:tä poikkeuksellisen laajassa väitettyä tavaramerkkien loukkausta ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevassa riita-asiassa markkinaoikeudessa. Asiakkaamme Onses Finland Oy on suomalainen urheilujuoma-alan yritys, joka omistaa ONSE-urheilujuomabrändin. Keväällä 2023 puolalainen juoma-alan yritys OSHEE Polska Sp. z o.o. nosti asiakastamme vastaan kanteen väittäen, että ONSE-tavaramerkit ja -tuotepakkaus loukkaavat OSHEE-tavaramerkkejä. Kantajan toissijaiset kannevaatimukset koskivat kantajan urheilujuomatuotteen väitettyä orjallista jäljittelyä ja maineen norkkimista. Kantaja vetosi kanteessaan rekisteröityjen tavaramerkkien lisäksi myös Suomessa väitetysti vakiintuneisiin ja laajalti tunnettuihin OSHEE-kuvio- ja ulkoasutavaramerkkeihin. Markkinaoikeus hylkäsi kaikki kantajan vaatimukset . Markkinaoikeus katsoi, etteivät kantajan vetoamat merkit olleet vakiintuneita tai laajalti tunnettuja tavaramerkkejä Suomessa. Rekisteröityjen tavaramerkkien osalta markkinaoikeus katsoi, ettei OSHEE- ja ONSE-tavaramerkkien välillä ole sekaannusvaaraa. Toissijaisten vaatimusten osalta markkinaoikeus katsoi, että kantajan käyttämä urheilujuomapakkaus oli tavanomainen juomapullo, jonka muotoilu oli osaksi toiminnallisten tekijöiden sanelema. Markkinaoikeus katsoi myös näytetyksi, että markkinoilla on useita sinisiä urheilujuomia ja ettei kantajan tuote ole ollut ensimmäinen sininen urheilujuoma markkinoilla. Kantaja ei pystynyt osoittamaan, että sen tuotepakkaus olisi ollut omaperäinen tai keskivertokuluttajien keskuudessa tunnettu asiakkaamme ONSE-urheilujuomatuotepakkauksen tullessa markkinoille, joten markkinaoikeus hylkäsi myös orjallista jäljittelyä ja maineen norkkimista koskevat vaatimukset. Markkinaoikeus määräsi kantajan korvaamaan kaikki asiakkaamme oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen. Korkein oikeus ei myöntänyt OSHEE Polskalle valituslupaa 28.3.2025 antamallaan päätöksellä. Markkinaoikeuden ratkaisu (MAO:280/2024) on näin ollen lainvoimainen.
Julkaistu 4.4.2025
Valio – Härkis®- ja Beanit®-härkäpapubrändien osto
Avustimme Valio Oy:tä sen ostaessa Raisio Oyj:n kasviproteiiniliiketoiminnan, siihen liittyvän käyttöomaisuuden ja Härkis®- ja Beanit®-härkäpapubrändit. Käyttöomaisuuteen kuuluvat muun muassa kasviproteiinituotteita Kauhavalla valmistavan tehtaan laitteet. Kauppa tukee Valion strategiaa kasvaa meijeriyhtiöstä ruokataloksi. Tämä liiketoimintakauppa tekee meistä entistäkin merkittävämmän kasvipohjaisten proteiinituotteiden kehittäjän ja valmistajan. Näiden tuotteiden kysyntä kasvaa pitkällä aikavälillä ja kasvupotentiaalia on vielä paljon. Vuonna 2022 ostimme Gold&Green® -liiketoiminnan ja siitä lähtien olemme tehneet vahvaa tuotekehitystä sekä uudistaneet brändiä. Myynti on kasvanut onnistuneiden tuotelanseerauksien myötä vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä noin 50 % edelliseen verrattuna. Tällä kaupalla rakennamme omaa tuotantokyvykkyyttä. Kauhavan tehtaan tuotantovälineet sopivat juuri meidän tarpeeseemme ja tilanteeseemme Valion liiketoimintajohtaja Kimmo Luoma sanoo. Valio on vuonna 1905 perustettu suomalainen meijeri ja ruokatalo, jonka omistajia ovat suomalaiset maidontuottajaosuuskunnat. Valiolla on tytäryhtiöt Ruotsissa, Virossa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 2 278 miljoonaa euroa, ja sillä on yli 4 000 työntekijää.
Julkaistu 14.2.2025