Yksi tavaramerkkioikeuden keskeisistä periaatteista on niin sanottu käyttöpakko. Se tarkoittaa, että ellei tavaramerkin haltija ole viiteen vuoteen tosiasiallisesti käyttänyt merkkiään niiden tavaroiden ja palveluiden yhteydessä, joita varten merkki on rekisteröity, tavaramerkin rekisteröinti voidaan menettää.
21.2.2020
Use it or lose it – PRH:lta ensimmäinen ratkaisu tavaramerkin menettämisestä käyttämättömyyden perusteella
Sakari Salonen & Tiina Orre
Palvelut
Uusi tavaramerkkilaki, joka tuli voimaan 1. toukokuuta 2019, toi tullessaan täysin uuden mahdollisuuden hakea tavaramerkin menettämistä käyttämättömyyden perusteella hallinnollisessa menettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH).
PRH on nyt antanut ensimmäisen päätöksensä tavaramerkin menettämisestä tapauksessa, jossa IP-tiimimme ajoi yhdysvaltalaisen päämiehen asiaa menestyksekkäästi ja PRH määräsi merkin menetetyksi käytön puutteen vuoksi.
Koska tavaramerkin menettämistä on nykyään mahdollista vaatia vaihtoehtoisesti joko markkinaoikeudessa tai PRH:ssa, alla on näkemyksiämme sopivan foorumin valintaan.
Kustannukset
PRH:ssa tavaramerkin menettämishakemuksesta peritään 400 euron virallinen maksu. Jos vastaava kanne nostetaan markkinaoikeudessa, oikeudenkäyntimaksu on 2 050 euroa.
PRH:n hakemusmaksu on huomattavasti markkinaoikeuden maksua pienempi, mutta PRH:n menettelyssä vastapuolta ei voida vaatia korvaamaan hakijan kuluja. Markkinaoikeudessa kantaja sen sijaan voi vaatia, että vastaaja velvoitetaan maksamaan sekä kantajan oikeudenkäyntikulut että markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksu.
Menettelyn kesto
Toistaiseksi on liian aikaista sanoa, saako ratkaisun nopeammin PRH:sta vai markkinaoikeudesta. Jos menettämistä koskevan vaatimuksen kohteena olevan tavaramerkin haltija pysyttelee passiivisena tai myöntää vaatimuksen oikeaksi, menettelyjen kestossa ei ole suurta eroa. Jos tavaramerkin haltijan kotipaikka ei ole Suomessa, tavaramerkin menettämistä koskevan vaatimuksen tiedoksianto merkin haltijalle on kuitenkin huomattavasti helpompaa PRH:n kautta.
Varsinaisessa menettelyssä PRH:lta voi saada pidennystä lausuntojen toimittamisen määräaikoihin helpommin kuin markkinaoikeudelta. PRH myöntää pyynnöstä kahden kuukauden pidennyksen ja perustellusta syystä lisäpidennyksiä kaksi kuukautta kerrallaan. Tämä johtaa usein hyvin pitkiin käsittelyaikoihin, jos molemmat osapuolet pyytävät kaikki käytettävissä olevat pidennykset.
PRH:n ratkaisusta voi valittaa markkinaoikeuteen. Jos hakija sen sijaan on nostanut kanteen markkinaoikeudessa, tuomiosta voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. Valituslupa myönnetään vain noin 7 prosentissa tapauksista, joten useimmiten markkinaoikeuden ratkaisu on lopullinen.
Johtopäätökset
Jos on jokseenkin selvää, ettei tavaramerkin haltija ole käyttänyt merkkiä viiteen vuoteen, vaikuttaa siltä, että menettämishakemus kannattaa jättää PRH:lle. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa merkin haltijan kotipaikka on muualla kuin Suomessa.
Jos asia on kuitenkin monimutkaisempi, siinä on tarpeen kuulla todistajia tai se liittyy vireillä olevaan loukkausasiaan, markkinaoikeudessa nostettu kanne on todennäköisesti parempi vaihtoehto.
Uusimmat uutiset
Julkaistu 8.3.2024 – Immateriaalioikeudet
Muutoksia vihermarkkinoinnin sääntöihin – esitätkö markkinoinnissasi ympäristötavoitteita koskevia väitteitä?
Julkaistu 8.11.2023 – Data ja teknologia
Digisääntelyn uusi aalto on täällä
Julkaistu 30.10.2023 – Data ja teknologia
Sopiminen määrittää datan jakamista ja hyödyntämistä
Julkaistu 30.10.2023 – Immateriaalioikeudet
Uudistettu kuluttajansuojalaki – mitä verkkokauppojen olisi hyvä ottaa huomioon?
Hilma-Karoliina Rozell & Karla Kallela
Kim Parviainen, Eija Warma-Lehtinen & Sakari Salonen
Miika Junttila
Piia Raappana
Uusimmat referenssit
Fortum – Kierrätys- ja jäteliiketoiminnan myynti
Toimimme Fortumin pääneuvonantajana rajat ylittävässä yritysjärjestelyssä, jossa Fortum myy kierrätys- ja jäteliiketoimintansa. Liiketoiminnot myydään temaattiseen vaikuttavuussijoittamiseen keskittyvälle Summa Equitylle tämän portfolioyhtiön NG Groupin kautta ja velaton kauppahinta on noin 800 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntää sekä tavanomaisten ehtojen täyttymistä. Fortumin myytävät kierrätys- ja jäteliiketoiminnot (Recycling & Waste) tarjoavat teollisille ja kuntasektorin asiakkaille jätehuoltopalveluja sekä kokonaisvaltaisia muovien, metallien, tuhkan, kuonan ja vaarallisten jätteiden käsittely- ja kierrätyspalveluja. Liiketoiminnot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa ja työllistävät noin 900 työntekijää.
Julkaistu 18.7.2024
ONSE urheilujuoma – Väitettyä tavaramerkkien loukkausta koskeva riita
Avustimme menestyksekkäästi Onses Finland Oy:tä poikkeuksellisen laajassa väitettyä tavaramerkkien loukkausta ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevassa riita-asiassa markkinaoikeudessa. Asiakkaamme Onses Finland Oy on suomalainen urheilujuoma-alan yritys, joka omistaa ONSE-urheilujuomabrändin. Keväällä 2023 puolalainen juoma-alan yritys OSHEE Polska Sp. z o.o. nosti asiakastamme vastaan kanteen väittäen, että ONSE-tavaramerkit ja -tuotepakkaus loukkaavat OSHEE-tavaramerkkejä. Kantajan toissijaiset kannevaatimukset koskivat kantajan urheilujuomatuotteen väitettyä orjallista jäljittelyä ja maineen norkkimista. Kantaja vetosi kanteessaan rekisteröityjen tavaramerkkien lisäksi myös Suomessa väitetysti vakiintuneisiin ja laajalti tunnettuihin OSHEE-kuvio- ja ulkoasutavaramerkkeihin. Markkinaoikeus hylkäsi kaikki kantajan vaatimukset . Markkinaoikeus katsoi, etteivät kantajan vetoamat merkit olleet vakiintuneita tai laajalti tunnettuja tavaramerkkejä Suomessa. Rekisteröityjen tavaramerkkien osalta markkinaoikeus katsoi, ettei OSHEE- ja ONSE-tavaramerkkien välillä ole sekaannusvaaraa. Toissijaisten vaatimusten osalta markkinaoikeus katsoi, että kantajan käyttämä urheilujuomapakkaus oli tavanomainen juomapullo, jonka muotoilu oli osaksi toiminnallisten tekijöiden sanelema. Markkinaoikeus katsoi myös näytetyksi, että markkinoilla on useita sinisiä urheilujuomia ja ettei kantajan tuote ole ollut ensimmäinen sininen urheilujuoma markkinoilla. Kantaja ei pystynyt osoittamaan, että sen tuotepakkaus olisi ollut omaperäinen tai keskivertokuluttajien keskuudessa tunnettu asiakkaamme ONSE-urheilujuomatuotepakkauksen tullessa markkinoille, joten markkinaoikeus hylkäsi myös orjallista jäljittelyä ja maineen norkkimista koskevat vaatimukset. Markkinaoikeus määräsi kantajan korvaamaan kaikki asiakkaamme oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen. Tuomio (MAO:280/2024) ei ole lainvoimainen.
Julkaistu 11.6.2024
Mérieux Equity Partners – Labqualityn osake-enemmistön osto
Toimimme Mérieux Equity Partnersin oikeudellisena ja yritysvastuun due diligence -neuvonantajana sen hallinnoiman Mérieux Participations 4 -buyout-rahaston ostaessa osake-enemmistön Labqualitystä. Labqualityn nykyiset osakkaat, mukaan lukien Cor Group ja yhtiön johto, uudelleensijoittavat osan saamistaan varoista yhtiöön yrityskaupan yhteydessä. Labqualityn pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja se on pohjoismainen ulkoiseen laadunarviointiin (EQA) sekä lääkinnällisten laitteiden ja lääkkeiden kliinisiin tutkimuksiin (CRO) ja sääntelyyn erikoistunut toimija, jolla on vahva paikallinen asema myös Keski- ja Itä-Euroopassa. Yhtiö tarjoaa kattavan palveluvalikoiman terveydenhuollon, terveysteknologian ja lääkinnän aloille. Yhtiö työllistää yli 120 ammattilaista ja sen tukena on yli 150 ulkoisen asiantuntijan ja konsultin verkosto kolmessa eri maassa: Suomessa, Saksassa ja Puolassa. Sen monimuotoiseen asiakaskuntaan kuuluu yli 8 000 asiakasta yli 60 maassa, muun muassa suuria lääkeyhtiöitä. Mérieux Equity Partners (MxEP) on AMF:n akkreditoima terveydenhuolto- ja ravitsemusaloihin erikoistunut pääomasijoisyhtiö. MxEP tukee aktiivisesti yrityksiä, joilla on erottuvia tuotteita ja palveluita, tarjoamalla niille sektoriosaamista ja pääsyn alan kansainväliseen verkostoon. Yrityskauppa tarjoaa Labqualitylle mahdollisuuden toteuttaa buy & build -strategiaansa Euroopassa sekä kiihdyttää CRO-toimintaansa samalla kun se jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista EQA-segmentissä. MxEP:n erityinen toimialaosaaminen ja taloudelliset resurssit tukevat Labqualitya sen tavoitellessa asemaa johtavana eurooppalaisena CRO- ja EQA-alustana, johon on integroitu sääntelykonsultoinnin osaaminen.
Julkaistu 4.12.2023
Voisin Consulting Life Sciences (VCLS) – MedEnginen osto
Neuvoimme Voisin Consulting Life Sciences (VCLS) -yhtiötä, kun se osti pohjoismaisen lääketeollisuuden asiantuntijayrityksen MedEnginen. MedEngine on digitaalisia ratkaisuja tarjoava, korkeatasoisiin lääketeollisuuden asiantuntijapalveluihin erikoistunut yritys, jonka osaaminen perustuu työntekijöiden vahvaan akateemiseen taustaan sekä pitkään ja monipuoliseen kokemukseen. Vuonna 2014 perustetulla MedEnginellä on vankka jalansija Pohjoismaissa. Sillä on toimipaikat Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Vuonna 1997 perustettu VCLS tarjoaa kokonaisvaltaisia terveysteknologian ratkaisuja, jotka tukevat biotekniikan, lääketeollisuuden ja lääketieteen teknologian valmistajia kaikissa niiden tuotekehityksen vaiheissa. VCLS:llä on toimipaikkoja Yhdysvalloissa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Sveitsissä, Tanskassa, Madagaskarissa, Intiassa ja Kiinassa, ja se palvelee monenlaisia HealthTech-alan kehittäjiä ja sijoittajia.
Julkaistu 7.11.2023