Uusi tavaramerkkilaki – mikä muuttuu?

Uusi laki korvaa 1960-luvulta asti voimassa olleen tavaramerkkilain, josta on tullut epäjohdonmukainen ja vanhanaikainen. Lisäksi se panee täytäntöön uudistetun tavaramerkkidirektiivin ja saattaa voimaan tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen. Tavoitteena on, että Suomen lainsäädännöstä tulee nykyistä johdonmukaisempaa ja yhtenäisempää Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.

Menettämis- ja mitätöintimenettely kevenee

Vanhan lain mukaan tavaramerkkien menettämistä ja mitätöintiä koskevat kanteet pitää väiteajan päättymisen jälkeen nostaa markkinaoikeudessa. Sama koskee toiminimiä rekisteröinnin jälkeen. Uusi laki tuo mukanaan kevyen ja kustannustehokkaan hallinnollisen menettämismenettelyn, josta vastaa patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Kantaja voi valita, hakeeko menettämistä tai mitätöintiä PRH:lta vai markkinaoikeudelta.

Rinnakkaisten prosessien välttämiseksi uusi laki määrää, että käsittely PRH:ssa päättyy, mikäli kantaja aloittaa vastaavan prosessin samaa osapuolta vastaan markkinaoikeudessa.

Toiminimen kumoaminen PRH:ssa on mahdollista vain, jos toiminimeä ei ole käytetty viiteen vuoteen. Uuden lain myötä toiminimen voi kumota myös osittain, mikä auttaa yrityksiä ratkaisemaan tavaramerkkien ja toiminimien väliset konfliktit.

Luokittelusäännöt muuttuvat

Euroopan unionin tuomioistuimen IP Translator -tapauksen ratkaisu (C-307/10) muutti rekisteröityjen tavaramerkkien suoja-alan tulkintaa. Se johti melko outoon tilanteeseen, jossa tavaramerkkien suoja-alan laajuus vaihteli merkin hakemispäivän mukaan.

Uusi laki pyrkii selkeyttämään tilannetta. Tavaramerkkien haltijat saavat mahdollisuuden täsmentää rekisteröityjen tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloita, jotka sisältävät tällä hetkellä Nizzan luokituksen mukaisen kokonaisen luokkaotsikon, jos rekisteröintihakemus on tehty ennen 1.1.2014. Luetteloita on täsmennettävä viimeistään silloin, kun tavaramerkkirekisteröinti uudistetaan ensimmäisen kerran uuden lain voimaantulon jälkeen. Ilman täsmennyksiä tavaramerkkien suoja-ala rajoittuu automaattisesti koskemaan vain luokkaotsikon kirjaimellista merkitystä.

Poikkeus ovat tavaramerkkihakemukset, jotka on jätetty 1.10.2012–31.12.2013. Niiden osalta PRH tekee täsmennyksen viran puolesta, jos tavaramerkin haltija jättää sen tekemättä.

Jos Suomea koskeva kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti sisältää luokkaotsikoita ja Suomea koskeva hakemus on tehty ennen 1.10.2012, tavaramerkkien haltijoiden on myös täsmennettävä merkkiään vaatimusten mukaisesti tai rekisteröinnin suoja-ala supistuu.

Graafinen esittäminen ei enää ole pakollista

Uusi laki luopuu tavaramerkkien graafista esittämistä koskevasta vaatimuksesta. Sen jälkeen on mahdollista hakea uuden tyyppisiä tavaramerkkejä, kuten liike- ja multimediamerkkejä. Merkki on esitettävä hakemuksessa siten, että viranomaiset ja yleisö pystyvät määrittelemään merkin ja sen suojan kohteen tavaramerkkirekisteristä.

Mustavalkoiset tavaramerkit

Jos tavaramerkki on rekisteröity mustavalkoisena, nykyiset tavaramerkkirekisteröinnit tai ennen uuden lain voimaantuloa tehdyt rekisteröintihakemukset käsittävät edelleen merkin kaikki värimuunnokset. Uudet mustavalkoiset tavaramerkit, joita koskevat hakemukset on tehty uuden lain voimaantulon jälkeen, kattavat kuitenkin vain merkkien mustavalkoiset versiot.

Väitteiden pitää perustua käytössä olevaan merkkiin

Väitteen perusteena tulisi aina olla käytössä oleva merkki, jotta siihen voidaan vedota tehokkaasti. Mikäli tavaramerkkiä vastaan tehdään väite ja väitteen perusteena olevaa tavaramerkkiä ei ole käytetty viiteen vuoteen sen koko suoja-alalle tai osalle siitä, nykyisen lain mukaan tavaramerkin hakijan täytyy puolustuksekseen nostaa tavaramerkin mitätöintiä koskeva kanne markkinaoikeudessa. Uusi laki tekee haasteellisimmaksi väitteen tekemisen mahdollisesti käyttämättömän tavaramerkin perusteella.

Uusi laki sisältää säännön, jonka mukaan väitteentekijän on pystyttävä todistamaan väitteen perusteena olevan aiemman merkin käyttö, jos tavaramerkin hakija tätä vaatii. Jos väitteentekijä ei kykene näyttämään merkin käyttöä tai esitä hyväksyttävää syytä käyttämättömyydelle, väite hylätään.

EU-tavaramerkin ja yhteisömallin loukkauksesta tulee teollisoikeusrikos

Korkein oikeus linjasi vuonna 2018 (KKO 2018:36), että EU-tavaramerkkien ja rekisteröityjen yhteisömallien loukkaus ei ollut teollisoikeusrikoksena rangaistavaa Suomessa. Tämä virhe laissa johti siihen, että ainoa keino puuttua EU-tavaramerkkien ja -mallioikeuksien loukkaukseen oli nostaa siviilioikeudellinen loukkauskanne markkinaoikeudessa.

Uusi laki korjaa tilanteen kriminalisoimalla sekä EU-tavaramerkkien että -mallioikeuksien loukkauksen. Sillä on suuri merkitys erityisesti tuoteväärennösten torjunnassa. Korkeimman oikeuden linjauksen jälkeen oikeudenhaltijat eivät ole voineet turvautua rikosoikeudelliseen menettelyyn, ja se on lisännyt oikeuksien täytäntöönpanon kustannuksia huomattavasti.