Use it or lose it – PRH:lta ensimmäinen ratkaisu tavaramerkin menettämisestä käyttämättömyyden perusteella

Uusi tavaramerkkilaki, joka tuli voimaan 1. toukokuuta 2019, toi tullessaan täysin uuden mahdollisuuden hakea tavaramerkin menettämistä käyttämättömyyden perusteella hallinnollisessa menettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH).

PRH on nyt antanut ensimmäisen päätöksensä tavaramerkin menettämisestä tapauksessa, jossa IP-tiimimme ajoi yhdysvaltalaisen päämiehen asiaa menestyksekkäästi ja PRH määräsi merkin menetetyksi käytön puutteen vuoksi.

Koska tavaramerkin menettämistä on nykyään mahdollista vaatia vaihtoehtoisesti joko markkinaoikeudessa tai PRH:ssa, alla on näkemyksiämme sopivan foorumin valintaan.

Kustannukset

PRH:ssa tavaramerkin menettämishakemuksesta peritään 400 euron virallinen maksu. Jos vastaava kanne nostetaan markkinaoikeudessa, oikeudenkäyntimaksu on 2 050 euroa.

PRH:n hakemusmaksu on huomattavasti markkinaoikeuden maksua pienempi, mutta PRH:n menettelyssä vastapuolta ei voida vaatia korvaamaan hakijan kuluja. Markkinaoikeudessa kantaja sen sijaan voi vaatia, että vastaaja velvoitetaan maksamaan sekä kantajan oikeudenkäyntikulut että markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksu.

Menettelyn kesto

Toistaiseksi on liian aikaista sanoa, saako ratkaisun nopeammin PRH:sta vai markkinaoikeudesta. Jos menettämistä koskevan vaatimuksen kohteena olevan tavaramerkin haltija pysyttelee passiivisena tai myöntää vaatimuksen oikeaksi, menettelyjen kestossa ei ole suurta eroa. Jos tavaramerkin haltijan kotipaikka ei ole Suomessa, tavaramerkin menettämistä koskevan vaatimuksen tiedoksianto merkin haltijalle on kuitenkin huomattavasti helpompaa PRH:n kautta.

Varsinaisessa menettelyssä PRH:lta voi saada pidennystä lausuntojen toimittamisen määräaikoihin helpommin kuin markkinaoikeudelta. PRH myöntää pyynnöstä kahden kuukauden pidennyksen ja perustellusta syystä lisäpidennyksiä kaksi kuukautta kerrallaan. Tämä johtaa usein hyvin pitkiin käsittelyaikoihin, jos molemmat osapuolet pyytävät kaikki käytettävissä olevat pidennykset.

PRH:n ratkaisusta voi valittaa markkinaoikeuteen. Jos hakija sen sijaan on nostanut kanteen markkinaoikeudessa, tuomiosta voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. Valituslupa myönnetään vain noin 7 prosentissa tapauksista, joten useimmiten markkinaoikeuden ratkaisu on lopullinen.

Johtopäätökset

Jos on jokseenkin selvää, ettei tavaramerkin haltija ole käyttänyt merkkiä viiteen vuoteen, vaikuttaa siltä, että menettämishakemus kannattaa jättää PRH:lle. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa merkin haltijan kotipaikka on muualla kuin Suomessa.

Jos asia on kuitenkin monimutkaisempi, siinä on tarpeen kuulla todistajia tai se liittyy vireillä olevaan loukkausasiaan, markkinaoikeudessa nostettu kanne on todennäköisesti parempi vaihtoehto.